企业IPR专利申请常见问题解析

一、权利要求书是否以说明书为依据?

在一些情况下,由于发明人提供的技术资料有限,专利代理师可能会将发明人提供的交底材料进行扩充上位,这就容易出现权利要求没有以说明书为依据,即权利要求没有得到说明书的支持的问题,从而权利要求书不符合专利法第26条第4款的规定。原则上,权利要求书中的每一项权利要求所请求保护的技术方案都应当在说明书中有充分的记载,即,权利要求书中的每一个技术特征在说明书中都应当有记载,同时,说明书还应当对各个技术特征之间的相互关联及其工作、运转方式作出清楚的说明。因此,在审核权利要求书时,IPR应当审核其是否使用了上位的描述,该上位描述是否在说明书中有足够的下位实施例具体说明,如果没有,则应与专利代理师沟通,增加实施例或者修改权利要求书的相应描述。以化学领域为例,申请人在权利要求书中声称的范围技术特征,在实施例中应对其端点以及至少一个中间点进行描述,这样才能使实施例完整、规范。另外,申请人还应审核实施例中是否体现了申请人最想保护的点,很多情况下是指最优化的一个或几个技术方案。


二、权利要求书保护范围是否适当?

权利要求书的保护范围是专利质量的核心,合适的保护范围既关系到申请人的实际利益,又决定了申请文件修改的范围。初始撰写申请文件对权利要求、尤其是独立权利要求的保护范围进行设定后,后续的审查过程中,对权利要求的修改只能在该范围内进行,而不能超出该范围,所以专利申请前对独立权利要求的保护范围需要进行严格的审核。


首先,权利要求中技术特征应尽量上位。通常,说明书记载的具体实施方式越多,允许做出的概括概念越上位。也就是说,说明书记载的实施方式越多,权利要求的保护范围就相对越宽,对申请人越有利。


所以IPR在审核权利要求时,如果权利要求书中某项技术特征出现了非常具体的描述,如某一部件限定为螺杆,但是本领域技术人员无需创造性劳动就可以想到还可以采取其它常规的杆状定位、固定构件将替代螺杆,那么需要与专利代理师沟通,是否可以争取更大的保护范围。


其次,独立权利要求包含的非必要技术特征。这点尤其针对独立权利要求。专利进行官方审查时要求权利要求必须包含必要技术特征。但是IPR在审核文件时,更应注意独立权利要求是否包含了非必要技术特征,因为在专利审查过程中,审查员一般会允许申请人为了克服三性(新颖性、创造性、实用性)问题加入技术特征,但是不会允许申请人删除权利要求中原本存在的技术特征。


通俗来讲,非必要技术特征就是对本发明所要解决的技术问题没有贡献的技术特征,如果将非必要技术特征写入独立权利要求,会使权利要求保护范围变小,而且在后续审查中无法再将其删除,导致专利保护范围变小。IPR在审核专利文件时,如果权利要求,尤其是独立权利要求中去掉某一技术特征并不影响技术问题的解决(注意,是技术问题而不是技术效果),则可以考虑将其视为非必要技术特征,将其排除在独立权利要求之外。


最后,权利要求书中尽量不要出现点值。除非是特定的物质属性需要具备的具体参数,否则都不建议在权利要求书中直接体现技术方案所实现的点值参数,如长度为8mm、温度110度等。如果长度确实是本技术发明的创造性之一,则至少在符合创造性的范围内设置一个数值范围(同时说明书中应当具备该数值范围内的具体实施例),在专利审查过程中也可以通过修改该范围,自由进退。


三、其它的一些技巧:

1、权利要求的撰写应当兼顾授权、无效和侵权。

一个好的专利申请文件,不但应当是易被授权的,还应当是易维权的。有经验的专利代理师会从无效和维权的角度合理设置权利要求及其布局,例如对于方法类权利要求,应考虑如何描述步骤或者组合,维权时便于取证;对于多方参与的通信系统,应考虑维权时是否容易确定侵权方等等。

2、不要因为专利代理师创造性地加入一些技术特征而窃喜。

代理师只是技术的描述者而非创造者。很多情况下发明人提供的技术交底书资料较少,使专利代理师在撰写过程中不得不进行技术的扩展,但是任何情况下专利代理师对技术的扩展都应当与发明人沟通,经过发明确认后者方可写入专利文件。如果专利代理师根据自己的经验创造性地加入技术特征而未经发明人确认,那么很有可能这件专利申请会不同于发明人最初的创造思路,甚至与所要保护的产品偏离,虽然授权,却不能保护专利权人的产品和技术。

3、重视撰写文件过程中的沟通次数以及沟通时间。

撰写文件过程中的沟通次数以及沟通时间一般决定了专利代理师对技术了解的程度,会直接体现在申请文件的质量上。专利代理师对技术的理解处于横向维度,而发明人纵向理解技术更深,专利代理师与发明人的每一次沟通都会激发新的创造灵感,二者的契合度越高,形成的专利文件质量越高。